En varias publicaciones de Instagram y YouTube y en los Open House en los que hemos conversado con ustedes, les hemos insistido que el principal requisito para obtener el registro de una marca es la Distintividad.

¡La Distintividad implica que la marca sea diferente y auténtica!

La marca debe individualizar y diferenciar los productos y servicios propios, de aquellos de los demás competidores que existen en un mismo mercado.

Esto implica que cuando pensamos en una marca, esta no podrá ser similar ni mucho menos igual a una ya existente (aquella registrada en la oficina de la Superintendencia de Industria y Comercio), pues cuando una marca es registrada, se le otorga a su titular el derecho a usarla exclusivamente.

El uso exclusivo de la marca implica que el titular podrá defenderla contra cualquier uso no autorizado que un tercero haga de la marca registrada en el mercado.

Por esta razón, la distintividad se convierte en el elemento más importante de una marca.

En resumen, será la marca la que le imprime ese sello legal diferenciador del origen empresarial a los productos y servicios concurrentes, lo que le permitirá al consumidor diferenciarlos de otros y así preservar la sana competencia en el mercado.

 

DISTINTIVIDAD Y USO

En muchas ocasiones creamos marcas que carecen de distintividad, porque son genéricas, descriptivas o son palabras comunes a todos.

Son marcas de este tipo, que se encuentran registradas en Colombia la Hamburguesería, las rayas de adidas, McDonald´s ¼ de libra, entre otras.

Pero, en otras ocasiones, estas marcas pueden llegar a adquirir la distintividad gracias al uso constante y reiterado de éstas en el mercado, hasta tal punto que los consumidores diferenciarán el origen empresarial de los productos o servicios identificados con esa marca.

En este caso, le corresponderá al titular probar que su marca ha adquirido la distintividad por el uso que se ha hecho de ella.

Esto significa que las pruebas aportadas no fueron apropiadas (conducentes y pertinentes) para establecer que la marca es distintiva por el uso que ha tenido dentro de todo un país o un conjunto de países como es el caso de la Unión Europea.

 

Y ENTONCES… ¿QUÉ LE PASÓ A ADIDAS?

En el 2013, Adidas solicitó el registro de una marca figurativa ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) consistente en tres rayas o bandas paralelas, equidistantes, del mismo ancho, utilizadas en cualquier producto, principalmente de la clase 25, como se muestra en la imagen de este post.

Inicialmente la EUIPO concedió la marca figurativa, sin embargo, algunos meses después la empresa Shoe Branding Europe BVBA presentó una solicitud de nulidad de la marca figurativa concedida, por considerar que ésta carecía de distintividad, argumento que creyó la EUIPO, anulando el registro de la marca figurativa de tres rayas de Adidas.

Adidas se defendió ante el Tribunal General aclarando que si bien la marca no es distintiva por si sola (distintividad intríseca), la distintividad ha sido otorgada por el uso que se ha hecho de las tres rayitas en todos los países de la Unión Europea.

Para validar el argumento utilizado por Adidas, el Tribunal hace un estudio del uso que esta compañía ha hecho de su marca y recuerda que las normas que regulan esta materia en la Unión Europea  establecen que el uso se debe hacer conforme la marca fue registrada y las pruebas que se aporten deben probar la conformidad de ese uso con el registro de la marca.

Sólo se permitirán variaciones insignificantes al mismo conforme al registro.

 

En Colombia este principio se traduce asi: ¡LAS MARCAS SE USAN TAL CUAL FUERON REGISTRADAS!

La descripción de la marca figurativa realizada por Adidas al momento de la solicitud de registro fue bastante simple. Muy posiblemente, esto fue lo que afectó su marca, ya que el Tribunal evidenció que las pruebas aportadas por esta empresa y que demostraban el uso de su marca, tenían variaciones significativas respecto a la forma como la marca fue registrada. Opinión diferente sostuvo Adidas cuando argumentó que se trataba de variaciones insignificantes.

Con base en este y otros argumentos, Adidas pierde el registro de su marca figurativa consistente en tres rayas o bandas equidistantes, al confirmar, el Tribunal, la decisión de nulidad del registro inicialmente concedido a dicha marca por la oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

 

¿CUÁL ES NUESTRA OPINIÓN?

Sin entrar a analizar todas las consideraciones que tuvo el Tribunal General para argumentar su fallo, ni manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo, esta gran pérdida para Adidas nos hace reflexionar sobre la forma como los abogados podemos ayudarles a ustedes a realizar un registro adecuado y conforme a la ley, por eso el mensaje que les queremos transmitir es un llamado de atención en los siguientes aspectos:

  • Antes de solicitar tu marca, realiza la consulta de antecedentes marcarios en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio para validar que tu marca sea DISTINTIVA.
  • Capacítate bien si tú mismo vas a realizar el registro de tu marca. Lo puedes hacer, pero debes tener unos conocimientos mínimos legales para hacerlo. Nosotros te los compartimos en los ciclos de estudio organizados por Acierto Abogados Consultores.
  • Usa la marca tal y como la registraste. Si la usas diferente, ¡protégela!
  • Si tienes una marca figurativa (conformada por líneas, formas, dibujos reales o abstractos), asegúrate de realizar una buena descripción de tu marca, en la que abarques múltiples usos.
  • Si llegas a tener un problema con tu marca, busca un abogado aliado, que te ayude y proteja tus intereses.