El derecho protege, entre otras cosas, las marcas y para hacerlo, se debe realizar un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que la aprobará y le concederá el derecho de exclusividad sobre ésta a su titular, así que nadie podrá utilizarla sin autorización, porque si lo hace, podría ser sancionado por la SIC, por cometer una infracción a un derecho de propiedad industrial.

Existen diferentes tipos de marcas y hoy hablaremos de marcas tridimensionales. Para que estas marcas sean registradas deberá cumplir con los requisitos de distintividad, representación gráfica y percepción a través de los sentidos (vitas y/o tacto).

Eso quiere decir que si observamos, por ejemplo, el envase de un perfume como la manzana de Nina Ricci o el puño de Diesel, la SIC verificará que en el mercado no haya otro envase igual o similar ya protegido (distintividad), analizará su diseño (representación gráfica), si lo observa lo estaría percibiendo por el sentido de la vista y si lo toca, por el sentido del tacto. De esta manera determinaría si protege o no una marca tridimensional.

Este caso trata, entonces, sobre el “uso no autorizado” de la marca tridimensional de CROCS por EVACOL al utilizar un molde similar en sus propios productos que comercializó tanto en la web como en diferentes establecimientos de comercio.

En materia de marcas no es posible argumentar que con sólo usarla, pero sin haberla registrado, se otorgan derechos, ni siquiera cuando el uso se haya hecho de buena fe, porque es obligatorio registrar previamente la marca ante la SIC. Entonces, a pesar que EVACOL ha utilizado su molde en la elaboración de las referencias 084, 07

8 y 078-07 desde 2011 (antes de que CROCS registrara su marca), no tiene derecho sobre la misma, porque no la registró. Por eso el derecho lo tiene CROCS que si registró la marca en su debido momento.

Como se ha dicho, el registro es el que otorga la protección de una marca. Entonces, el hecho que EVACOL haya demandado la resolución que concedió la marca tridimensional de CROCS y se esté tramitando este proceso, no quiere decir que CROCS perdió su derecho. Esto sólo sucederá si el Consejo de Estado declara la nulidad de dicha resolución. Por tanto, en este momento la concesión de la marca tridimensional a favor de CROCS goza de plena validez y por tanto es función de la SIC proteger las marcas ya registradas y en caso de infracción dictar medidas para su protección.

Al tener una marca tridimensional protegida, el hecho que EVACOL añada una etiqueta o marca nominativa al zapato, no podrá entenderse como un diferenciador para ambos productos. Mas bien lo que se logra con ello es confundir al consumidor final al tener en frente dos productos similares con marcas diferentes.

Después del análisis anterior, la SIC concluyó que:

  1. El uso que realiza EVACOL de las referencias mencionadas es similar a la marca tridimensional protegida.
  2. EVACOL comercializa dichas referencias de la misma manera a como lo hace CROCS.
  3. EN CONSECUENCIA, dicho uso genera confusión a los consumidores, por tratarse de productos similares.

De esta forma el caso concluye afirmando que EVACOL utilizó la marca tridimensional de propiedad de CROCS en la fabricación y comercialización de las referencias ya mencionadas y por ello la SIC prohibió a EVACOL continuar fabricando y comercializando las 3 referencias mencionadas y la condenó a pagar una indemnización de perjuicios por la suma de 74 millones de pesos a favor de CROCS.